Wróblewska - Stawowy

Kancelaria Prawna

kancelaria prawnicza kraków 876
24 września 2018

Masz pomysł na biznes, aplikację czy start-up? Sprawdź jak możesz go ochronić

Masz pomysł na biznes, aplikację czy start-up? Sprawdź jak możesz go ochronić w świetle przepisów prawa i uniemożliwić konkurencji jego wykorzystanie!

Masz pomysł na biznes, a może stworzyłeś w głowie innowacyjny projekt? Zanim podzielisz się nim ze znajomymi lub podejmiesz pierwsze kroki mające na celu jego zrealizowanie – warto zadbać o zabezpieczenie swoich interesów jako Pomysłodawcy/Twórcy. Istnieje co najmniej kilka sposobów na skuteczne ochronienie pomysłu, do których odnosimy się poniżej.

Czy prawo autorskie chroni pomysł i czy każdy pomysł jest utworem? W jaki sposób można ustalić pomysł, żeby był on chroniony prawem autorskim?

Już w pierwszych artykułach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 – dalej PrAut) ustawodawca wyjaśnił pojęcie utworu, wskazując że jest to każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Utwór powinien więc stanowić rezultat pracy człowieka, a ponadto – dla możliwości przyznania mu ochrony prawnoautorskiej – musi zostać ustalony, czyli uzewnętrzniony (zakomunikowany) osobom innym niż twórca.
Powyższe przesądza, że sama myśl lub sam pomysł, niezależnie od poziomu jego innowacyjności, twórczości i indywidualnego charakteru, nie będą chronione prawem autorskim, dopóki pozostawać będą jedynie w świadomości twórcy. Dopiero ustalenie utworu pozwoli na przyznanie mu ochrony na gruncie prawa autorskiego.
Jednocześnie, należy pamiętać że nie każdy, nawet uzewnętrzniony pomysł będzie utworem
w rozumieniu prawa autorskiego. Musi on bowiem stanowić przejaw działalności twórczej
o indywidualnym charakterze. Indywidualność można opisowo określić jako swoiste piętno osobiste twórcy uwidocznione na dziele – innymi słowy czy dzieło jest na tyle indywidualne, że statystycznie mało prawdopodobne byłoby żeby ktokolwiek inny stworzył taki sam wytwór, posiadający takie same lub bardzo zbliżone cechy charakterystyczne. Co jednocześnie nie wyklucza tzw. twórczości paralelnej, której istota sprowadza się do tego, że w dwóch miejscach na świecie czy nawet w Polsce w zbliżonym czasie mogą powstać dwa niezależne, bardzo zbliżone do siebie utwory, z których każdemu będzie przyznana ochrona na gruncie prawa autorskiego.
Z kolei cecha twórczości będzie spełniona jeżeli w wyniku powstania dzieła powstanie jednocześnie subiektywnie nowy wytwór intelektu. Czasami przesłanka ta określana jest jako przesłanka „oryginalności”. Istotne jest, że na gruncie prawa autorskiego to nie trud pracy jest chroniony, lecz sam jej efekt, niezależnie od czasu, który twórca poświęcił stworzenie utworu. Samo nabycie praw autorskich przez twórcę następuje wraz ze stworzeniem utworu (tak: Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 7 listopada 2007r.; Sygn. akt I ACa 800/07). Ponadto, zwracamy uwagę że z prawnego punktu widzenia, nie mają żadnego znaczenia często stosowane w praktyce zastrzeżenia wskazujące, że dane dzieło jest przedmiotem prawa autorskiego, a co za tym idzie podlega ochronie prawnoautorskiej, ważne jest aby utwór realnie był przejawem indywidualnej twórczości i został ustalony w jakiejkolwiek postaci.
Podkreślamy, że przepisy prawa nie precyzują sposobu ustalenia dzieła, stąd nie musi być ono utożsamiane z uzewnętrznieniem dzieła na danym nośniku materialnym – np. namalowanie obrazu na płótnie. Ustaleniem może być również zakomunikowanie utworu osobom innym niż twórca w dowolnej formie np. elektronicznej – poprzez zamieszczenie dzieła na stronie internetowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. W tym kontekście, zwracamy uwagę, że chociaż sam pomysł nie podlega ochronie w świetle przepisów prawa autorskiego, to już przeniesienie pomysłu na papier tj. przykładowo dokładne jego opisanie / stworzenie projektu i jego upublicznienie, o ile spełnione będą przesłanki indywidualności i twórczości, przesądzi o objęciu tak ustalonego działa ochroną prawnoautorską.

W jaki sposób ochronić pomysł na biznes, który nie podlega ochronie w świetle przepisów prawa autorskiego?

Jak już wskazywaliśmy powyżej, jeśli pomysł spełnia cechy utworu (jest pomysłem człowieka, ma indywidualny i twórczy charakter) dla przypisania mu ochrony prawnoautorskiej wystarczy jego ustalenie. Może być to np. dokładne opisanie utworu, materialne stworzenie jego projektu, bądź nagranie wypowiadanych myśli opisujących określoną aplikację, program komputerowy czy grafikę
i zaprezentowanie efektów tych prac osobom innym niż twórca (dla powstania ochrony prawnoautorskiej nie wystarczy dokładne opisanie utworu i schowanie go do szuflady).
W konkretnej sytuacji, pomysł na biznes czy stworzenie aplikacji może zostać objęty ochroną na podstawie dobrze sformułowanych postanowień umowy. W zależności od okoliczności może być to umowa zawarta między:

  1. pomysłodawcami lub założycielami spółki czy przedsiębiorstwa – tzw. founders agreement,
  2. pomysłodawcą i inwestorem – umowa inwestycyjna.

Obydwa wyżej wskazane rozwiązania, dzięki dopracowanym postanowieniom umownym, są w stanie zabezpieczyć interesy pomysłodawcy, a w konsekwencji sam pomysł na biznes, aplikację czy start-up. Często genialne pomysły na start-upy powstają w trakcie spotkań ze znajomymi, niestety jeśli pomysły te mają szanse powodzenia lub stają się dochodowe, mogą zrodzić niepotrzebne konflikty, dlatego warto zawczasu podjąć starania, żeby jak najlepiej zabezpieczyć interesy każdego z pomysłodawców lub założycieli. Można to zrobić dzięki zastosowaniu w founders agreement, mechanizmów pozwalających na określenie obowiązków i wkładów każdego z założycieli w start-up, procesu decyzyjnego, w tym wyznaczania krótko i długoterminowych celów działania, a także uregulowanie wszystkich newralgicznych kwestii związanych z ochroną wnoszonej do start-upu, a często nieuchwytnej, własności intelektualnej.
Inną formą zabezpieczenia pomysłu na start-up może być podpisanie dobrze skonstruowanej umowy inwestycyjnej, zawieranej między pomysłodawcą a inwestorem. Umowa inwestycyjna powinna przede wszystkim określać udziały w zyskach i stratach, a także precyzować relacje między inwestorem
a pomysłodawcą, czy założycielami star-upu, w tym w szczególności wpływ inwestor na proces decyzyjny i zakres możliwej kontroli działalności start-upu. Postanowienia umowy inwestycyjnej mogą,
a w zasadzie powinny, odnosić się również do venture capital – tj. specyficznej formy finansowania start-upu, której ideą jest umożliwienie rozwoju przedsiębiorstwa dzięki zasileniu kapitałowemu finansowanemu przez inwestora.
W pierwszej kolejności najlepszym rozwiązaniem jest podpisanie founders agreement, jak również umowy inwestycyjnej, które należy odróżnić od samej umowy spółki. Ich celem jest bowiem uregulowanie relacji pomiędzy pomysłodawcami lub założycielami, a w przypadku umowy inwestycyjnej również między inwestorem, a nie wspólnikami spółki.

Tajemnica przedsiębiorstwa i zachowanie poufności

Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa zostało zdefiniowane w obowiązujących przepisach prawa (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnie 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419) jako: nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Tajemnica przedsiębiorstwa (objęte nią dane, koncepcje lub projekty, wpisują się w wyżej przytoczoną definicję), jest więc chroniona niezależnie od jakichkolwiek postanowień umowy, jednakże dotyczy już funkcjonującego w obrocie przedsiębiorstwa. Pomysły na start-up, biznes czy aplikację przed ich faktycznym wdrożeniem w życie, nie będą objęte ochroną w świetle przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Niemniej, nawet na etapie poprzedzającym podpisanie umowy inwestycyjnej lub founders agreement, rozmawiające strony mogą podpisać umowę o zachowaniu poufności. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia postanowień takiej umowy będzie miała charakter odszkodowawczy, ale już samo jej podpisanie może zapobiec potencjalnemu przekazaniu pomysłu konkurencji lub wykorzystania go w sposób sprzeczny z poczynionymi na wstępnym etapie rozmów ustaleniami. Warto dodać, że postanowienia dotyczące zachowania poufności mogą również zostać wplecione w treść founders agreement czy umowy inwestycyjnej. Będą wtedy dodatkowo zabezpieczać interesy pomysłodawcy lub pomysłodawców start-upu.
Podsumowując, równolegle z pracami koncepcyjnymi dotyczącymi start-upu, aplikacji czy innego biznesu powinny zostać podjęte kroki, mające na celu zabezpieczenie pomysłu i interesów pomysłodawcy lub pomysłodawców na przyszłość. W tym celu najskuteczniejszą formą zabezpieczenia jest podpisanie dobrze sformułowanej umowy. W sprawach dotyczących opracowania spójnej koncepcji wdrożenia w życie pomysłu na biznes, aplikację lub rozkręcenia start-upu, a także przygotowania dobrych umów, należycie zabezpieczających interesu pomysłodawcy lub pomysłodawców zapraszamy do kontaktu pod adresem: [email protected]

Najnowsze artykuły

Klauzula
Klauzule arbitrażowe w umowach cywilnoprawnych

Klauzule arbitrażowe w umowach cywilnoprawnych

Niezwykle istotnym zagadnieniem dla stron umów cywilnoprawnych jest określenie sądu, który będzie rozstrzygał spory wynikające z zawartej przez nie umowy lub z nią związane. Ma to ogromne znaczenie w sytuacji, gdy dojdzie do rozbieżności stanowisk stron, a rozwiązanie sporu w drodze negocjacji okaże się nieskuteczne. Oprócz poddania sprawy do rozpoznania przez sąd powszechny strony mogą zdecydować, że spory wynikłe ze stosowania umowy będą rozstrzygane przez sąd polubowny (arbitrażowy). We współczesnym obrocie gospodarczym, istnieje powszechna praktyka polegająca na tym, że umowy zawierane pomiędzy kontrahentami, zwłaszcza w obrocie profesjonalnym zawierają klauzulę arbitrażową.

Klauzula arbitrażowa – podstawowe informacje

Sądownictwo polubowne stanowi jeden z trybów rozstrzygania sporów, przy czym organem rozstrzygającym nie jest sąd państwowy. Sądy arbitrażowe zostały wyposażone w kompetencję
do wydawania wyroków, których moc jest taka sama, jak wyroków sądów państwowych. Umowa stron poddająca spór pod rozstrzygnięcie sądu polubownego nazywana jest zapisem na sąd polubowny. Wyrok sądu polubownego, zarówno polskiego, jak i zagranicznego, musi zostać jednak uznany przed sądem w Polsce, aby móc wywoływać tutaj skutki prawne.

Zakres klauzuli arbitrażowej kształtuje w dużej mierze zasada swobody umów wyrażona
w art. 3531 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Co za tym idzie strony mogą wybrać, czy poddają wszelkie spory wynikłe z zawartej przez nie umowy pod jurysdykcję sądu arbitrażowego, czy też tylko niektóre z nich. Dotyczy to zarówno sporów
już istniejących, jak i tych, które mogą powstać w przyszłości. Ponadto, dopuszczalne jest zarówno umieszczenie w umowie stosownego zapisu zawierającego klauzule arbitrażową, jak i zawarcie w tym celu osobnej umowy. Strony mogą także zdecydować, czy poddają spór pod jurysdykcję jednego
z istniejących już sądów arbitrażowych, czy powołują sąd arbitrażowy ad hoc.

Kodeks postępowania cywilnego wymaga formy pisemnej dla zapisu na sąd polubowny. W przypadku spółek handlowych zamieszczony w umowie (statucie) spółki zapis na sąd polubowny dotyczący sporów ze stosunku spółki wiąże spółkę oraz jej wspólników. Strony powinny wskazać w klauzuli arbitrażowej przedmiot sporu lub stosunek prawy, z którego spór wyniknął lub może wyniknąć.

Pozostawienie swobody stron co do ukształtowania klauzuli arbitrażowej nie oznacza jednak,
że wszystkie spory mogą zostać poddane pod rozstrzygnięcie sądu polubownego (tzw. zdatność arbitrażowa). Ustawodawca polski wprost wyłączył niektóre z nich spod kognicji sądów arbitrażowych. I tak klauzula arbitrażowa nie może dotyczyć sporów o prawa niemajątkowe, które nie mogą być przedmiotem ugody oraz sporów o alimenty.

Skutki klauzuli arbitrażowej

Podstawowymi skutkami, jakie wywołuje klauzula arbitrażowa jest po pierwsze legitymacja
do rozpoznania sprawy przez sąd polubowny oraz derogacja właściwości sądu powszechnego. Derogacja ta jednak nie ma charakteru bezwzględnego. Zgodnie bowiem z artykułem art. 1165 Kodeksu postępowania cywilnego, w razie wniesienia do sądu sprawy dotyczącej sporu objętego zapisem na sąd polubowny, sąd odrzuca pozew lub wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego, jeżeli pozwany albo uczestnik postępowania nieprocesowego podniósł zarzut zapisu na sąd polubowny przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. Z przepisu powyższego wynika więc, że pomimo istnienia klauzuli arbitrażowej strona umowy może wytoczyć powództwo przed sąd powszechny, zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi właściwości sądu wynikającymi z Kodeksu postępowania cywilnego. Sąd nie bada wówczas z urzędu czy strony zawarły zapis na sąd polubowny. Robi to dopiero na zarzut pozwanego lub uczestnika postępowania. Zarzut ten jest ponadto ograniczony w czasie, bowiem pozwany może go podnieść jedynie w odpowiedzi na pozew, sprzeciwie od wyroku zaocznego albo na pierwszej rozprawie. W przypadku braku podniesienia zarzutu zapisu na sąd polubowny, sprawa toczy się dalej przed sądem powszechnym według zasad ogólnych.

Obecnie w arbitrażu międzynarodowym wykształciła się tzw. koncepcja odrębności (separability principle), która postuluje, aby umowa główna i klauzula arbitrażowa miały charakter autonomiczny. Oznacza to, iż w nieważność umowy głównej lub jej wygaśnięcie nie pociąga za sobą automatycznie nieważności porozumienia stron co do arbitrażu, nawet jeżeli zawarte zostało ono w formie zapisu
w umowie głównej. Zasada ta znalazła odbicie również w polskim ustawodawstwie.
Zgodnie z art. 1180 Kodeksu postępowania cywilnego, nieważność albo wygaśnięcie umowy podstawowej, w której zamieszczono zapis na sąd polubowny, samo przez się nie oznacza nieważności lub wygaśnięcia zapisu. Zasada ta nie jest jednak bezwyjątkowa. W przypadki np. wad oświadczenia woli lub braku zdolności do czynności prawnych którejś ze stron umowy skutki prawne dotykają również i klauzulę arbitrażową.

Ryzyka związane z klauzulą arbitrażową

Poddanie sprawy pod jurysdykcję sądu arbitrażowego wiąże się niewątpliwie z wieloma ryzykami
dla stron umowy. Należą do nich przede wszystkim niewielkie realne możliwości odwoławcze, brak pewności prawa czy wysokie koszty arbitrażu.

W celu zniwelowania powyższych ryzyk należy przed podpisaniem umowy podjąć niezbędne środki zapobiegawcze. Po pierwsze, warto dokładnie zweryfikować redakcję klauzuli arbitrażowej, zwłaszcza pod kątem czy jest ona sformułowana jednoznacznie i jasno wskazuje intencje stron,
a także czy nie jest korzystna tylko dla jednej ze stron umowy. Wadliwie zredagowana klauzula arbitrażowa może spowodować niepewność i opóźnienia oraz utrudniać postępowanie, a w niektórych sytuacjach prowadzić nawet do nieuznania wyroku sądu polubownego przez sąd państwowy. Należy również sprawdzić wyznaczone miejsce i język arbitrażu oraz prawo właściwe dla rozstrzygania sporu. Warto również zwrócić uwagę na zasady powoływania arbitrów. Czasem może okazać się, że dają one zbyt wiele praw tylko dla jednej ze stron kontraktu, co poddaje w wątpliwość zasadność przeprowadzenia arbitrażu.

Kolejną istotną kwestią jest sprawdzenie potencjalnych kosztów postępowania arbitrażowego. Zdarza się, że opłaty za rozpatrzenie sprawy w sądzie arbitrażowym są wyższe niż opłaty za rozpoznanie takiej samej sprawy przez sąd powszechny. Niektóre sądy polubowne na swojej stronie internetowej umieszczają kalkulator kosztów arbitrażu. Taka sytuacja ma miejsce np. w przypadku Instytutu Arbitrażowego Sztokholmskiej Izby Handlowej w Sztokholmie. Pozwala to sprawdzić, czy poddanie sporu pod arbitraż jest w ogóle opłacalne, czy też wysokie koszty mają na celu skutecznie zniechęcić kontrahenta do tej formy rozstrzygnięcia sporu.

W znaczącej większości przypadków sądownictwo polubowne jest jednoinstancyjne, co powoduje,
że utrudniona staje się możliwość skutecznego zakwestionowania takiego rozstrzygnięcia. W polskim systemie prawnym stronie przysługuje skarga do sądu powszechnego o uchylenie wyroku sądu polubownego. Jest ona jednak ograniczona do ściśle określonych przypadków związanych
w zasadzie z tylko elementarnymi uchybieniami, takimi jak brak zapisu na sąd, nieodpowiedni skład sądu czy powaga rzeczy osądzonej. Rozwiązaniem tutaj może okazać się zawarcie w klauzuli arbitrażowej postanowienia, zgodnie z którym stronom przysługuje odwołanie wraz z określeniem instancji odwoławczej. Drugą możliwością jest poddanie sporu pod sąd arbitrażowy, który w swoim regulaminie przewiduje możliwość odwołania albo umówienie się co do prawa właściwego państwa, które w swoim systemie prawnym przewiduje możliwość zakwestionowania wyroku sadu polubownego.

Prawnicy Kancelarii WSKP udzielą pomocy prawnej w sprawach związanych przygotowywaniem umów, w tym w szczególności mając na względzie zabezpieczenie interesów Klientów kancelarii. Zapraszamy do kontaktu pod adresem: [email protected]

17 grudnia 2018
Zobacz więcej
Znak towarowy – umowy i roszczenia

Znak towarowy – umowy i roszczenia

W dotychczasowych wpisach poruszających tematykę znaków towarowych wyjaśniliśmy pojęcie znaku towarowego i istotę prawa ochronnego na znak towarowy oraz odnieśliśmy się do kwestii wyczerpania prawa ochronnego na znak towarowy, a także przeanalizowaliśmy procedurę rejestracji znaku towarowego oraz bezwzględne i względne przeszkody rejestracji. Poniższy wpis odnosić się będzie do różnych możliwości dotyczących zawarcia umowy, której przedmiotem będzie znak towarowy, a także przeanalizujemy również tematykę roszczeń dotyczących znaku towarowego.

Umowy przenoszące własność znaku towarowego oraz umowy licencyjne

Prawo ochronne na znak towarowy ma charakter majątkowy, a co za tym idzie jest zbywalne
i dziedziczne, można się tego prawa zrzec, a także można nim rozporządzać oraz obciążać je ograniczonymi prawami rzeczowymi. Z powyższego wynika wprost, że prawo ochronne na znak towarowy może być przedmiotem umów.

Co do zasady uprawniony z tytułu prawa ochronnego na znak towarowy, może przenieść przysługujące mu prawo na osobę trzecią. Dla skuteczności przeniesienia wymagane jest podpisanie umowy w formie pisemnej (art. 67 ust. 2 w zw. z art. 162 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776 – dalej: p.w.p). Ponadto przepisy ustawy p.w.p. zezwalają także uprawnionemu, na udzielenie innej osobie upoważnienia do używania znaku – tzw. licencji. Co ciekawe, przedmiotem obrotu może być nie tylko prawo ochronne na znak towarowy, bowiem majątkowy charakter wykazuje również prawo z dokonanego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) zgłoszenia, na które nie zostało jeszcze udzielone prawo ochronne.

Umowy stanowiące podstawę rozporządzania prawem ochronnym na znak towarowy mogą rodzić skutek przewłaszczania w szczególności: umowy sprzedaży, zamiany, darowizny. Podstawę transferu, może stanowić także umowa spółki, zobowiązująca do wniesienia prawa ochronnego do spółki tytułem aportu. Umowy nie skutkujące przewłaszczeniem to umowy licencyjne, po zwarciu których uprawniony z tytułu prawa ochronnego do znaku towarowego pozostaje ten sam, a skutek zawarcia umowy licencyjnej przejawia się w fakcie, że inny podmiot może niejako równocześnie z podmiotem uprawnionym używać znaku towarowego. Oprócz umowy licencyjnej do kategorii tych umów można zaliczyć również umowę dzierżawy czy franchisingu.

Rodzaje umów licencyjnych

W praktyce największe znaczenie ma umowa licencyjna, która pod rygorem nieważności wymaga zachowania formy pisemnej i stanowi upoważnienie do korzystania przez inną osobę niż właściciel z jego znaku towarowego. W zależności od szczegółowych postanowień umowy, licencja może odnieść różny skutek – wyróżnia się licencję pełną, niepełną, wyłączną i niewyłączną.

1) Licencja pełna – na skutek zawarcia umowy licencjobiorca może używać znaku w takim samym zakresie jak licencjodawca, czyli korzystać z niego w celu zawodowym lub zarobkowym na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w zakresie takim samym na jaki pozwalają uprawnienia z prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy;

2) Licencja ograniczona (zwana też niepełną) – w tym wypadku zakres używania znaku towarowego przez licencjobiorcę jest węższy, niż zakres udzielonego licencjodawcy prawa ochronnego na znak towarowy;

3) Licencja wyłączna – na jej podstawie licencjodawca upoważnia do używania własnego znaku towarowego licencjobiorcę, zobowiązując się jednocześnie do nieudzielania licencji innym podmiotom (licencja wyłączna o skutku słabym) oraz może zobowiązać się że również sam nie będzie go używał (i wtedy mamy do czynienia z licencją wyłączną o tzw. skutku mocnym);

4) Licencja niewyłączna – na jej podstawie licencjodawca upoważnia do używania własnego znaku towarowego licencjobiorcę, ale może również zarówno sam używać tego samego znaku towarowego, jak i upoważnić do jego używania podmiot trzeci (podpisując z nim kolejną umowę licencji niewyłącznej).

Niezależnie od powyższego, należy wskazać, że za zgodą licencjodawcy licencjobiorca może udzielić też dalszej licencji (tzw. sublicencji) na korzystanie ze znaku towarowego przez dalszego licencjobiorcę. Przedmiotem umowy może być tylko ważne, istniejące i przysługujące licencjodawcy prawo ochronne do znaku towarowego albo przynajmniej prawidłowe zgłoszenie znaku towarowego do rejestracji, na który nie udzielono jeszcze prawa ochronnego. Zakres upoważnienia każdorazowo zależy od woli stron i powinien być ściśle określony w umowie. Ponadto, w zamian za udzielenie licencji, licencjodawcy przysługiwać może prawo do wynagrodzenia, ale licencja może być też nieodpłatna. Podstawowym prawem licencjobiorcy, a zarazem jego obowiązkiem jest używanie znaku w granicach upoważnienia licencyjnego. Ponadto, licencjobiorca może wskazać, a na żądanie licencjodawcy jest zobowiązany do wskazania, że używa znaku na podstawie umowy licencyjnej przez umieszczenie w sąsiedztwie znaku oznaczenia ,,lic’’.

Roszczenia

Jak wynika z art. 296 ust. 1 p.w.p. osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala (czyli przykładowo uprawniony z tytułu licencji licencjobiorca), może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:
1) na zasadach ogólnych albo
2) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

Celem przewidzianych przepisami prawa roszczeń jest przerwanie działań naruszających. Wskazany przepis ma charakter obronny i zmierza do przerwania zachowań bezprawnych, które wkraczająca
w sferę wyłączności prawa. W takim wypadku, świadczenie osoby, która naruszyła prawo ochronne ma polegać na zaniechaniu. Art. 296 p.w.p. zawiera również: roszczenie o naprawienie szkody,
w takim przypadku przesłanką jest wina naruszającego, a naprawienie szkody może nastąpić wg wyboru poszkodowanego albo na zasadach ogólnych poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego (tzw. odszkodowanie zryczałtowane). Warto, zwrócić uwagę, że niezależnie od roszczeń przewidzianych przepisami ustawy p.w.p. uprawniony może nawet jeszcze przed wytoczeniem powództwa wystąpić o jego zabezpieczenie.

Odpowiednie przygotowanie umowy pozwala skutecznie zabezpieczyć interesy uprawnionego z tytułu udzielonego mu prawa ochronnego na znak towarowy. Jednocześnie w przypadku dokonanego naruszenia, przepisy prawa przewidują szereg roszczeń, z którymi uprawniony do korzystania z prawa ochronnego do znaku towarowego może wystąpić przeciwko osobie dopuszczającej się naruszenia. Prawnicy Kancelarii WSKP świadczą usługi zarówno w zakresie przygotowywania umów jak
i dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego, udzielonego na znak towarowy. Zapraszamy do kontaktu pod adresem [email protected]

9 listopada 2018
Zobacz więcej
znak
Postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy

Postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy

Zdając sobie sprawę z istoty i podstawowych funkcji znaku towarowego, warto dowiedzieć się jakie kroki należy podjąć, aby znak towarowy został objęty ochroną prawną. Odmiennie niż w przypadku utworów, które są chronione z mocy prawa, o ile są twórczym wytworem pracy człowieka
o indywidualnym charakterze i zostały zakomunikowane osobie innej niż twórca, uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy wymaga jego rejestracji oficjalnym rejestrze znaków towarowych prowadzonym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (dalej też: UPRP). Niniejszy wpis zawiera kilka cennych wskazówek, które wyjaśnią i przybliżą procedurę rejestracji znaku towarowego. Omówimy też bezwzględne i względne przeszkody rejestracji. Zapraszamy do lektury!

Postępowanie przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej

Postępowanie przed UPRP sprowadza się nie tylko do technicznego zarejestrowania znaku towarowego w określonym rejestrze, lecz obejmuje przede wszystkim badanie zdolności rejestracyjnej znaku towarowego. Postępowanie inicjowane jest na wniosek podmiotu zgłaszającego znak towarowy. W zgłoszeniu znaku towarowego należy określić znak towarowy oraz wskazać towary, dla których znak ten jest przeznaczony. Podkreślenia wymaga, że jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego znaku.
Złożenie podania wraz z wykazem towarów i usług według klasyfikacji nicejskiej (TMClass) oraz jednoczesne uiszczenie opłaty za zgłoszenie rozpoczyna postępowanie przed UPRP.

Badanie zdolności rejestracyjnej znaku towarowego obejmuje, zgodnie z art. 1291 ustawy z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776 – dalej: p.w.p. badanie poprawności wykazu towarów i usług wskazanych w zgłoszeniu oraz ocenę zgłoszenia pod kątem bezwzględnych podstaw odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. W pierwszej kolejności UPRP oceni więc, czy zgłaszający wystarczająco jasno, precyzyjnie i poprawnie zaklasyfikował zgłaszany znak towarowy. Następnie oceni czy w przypadku analizowanego zgłoszenia nie zachodzą bezwzględne przeszkody rejestracji.

Zwracamy uwagę, że od 15 kwietnia 2016 r. zmienił się model badania przez UPRP istnienia przeszkód do udzielenia ochrony prawno-patentowej w ramach procedury udzielania prawa ochronnego na znak towarowy. Dotychczasową procedurę badawczą zastąpił model sprzeciwowy – szybszy i korzystniejszy dla zgłaszających. Istota zmiany polega na tym, że aktualnie UPRP bada jedynie część negatywnych przesłanek rejestracji znaku towarowego. Chodzi tu o bezwzględne przeszkody udzielenia prawa ochronnego. Pozostałe przesłanki (względne przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy) są badane, dopiero jeśli zostanie złożony sprzeciw przez uprawnionego do wcześniejszego znaku towarowego lub z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego (wynika to z art. 1321 p.w.p.). Tak więc dopiero gdy zostanie wniesiony sprzeciw, UPRP bada tzw. względne przeszkody do udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.

Bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego

Oznaczenie musi przede wszystkim posiadać tzw. zdolność rejestracyjną, która występuje w sytuacji kiedy nie zachodzą bezwzględne – weryfikowane przez UPRP, ani względne przeszkody rejestracji znaku towarowego, które mogą być podniesione w drodze sprzeciwu. Innymi słowy bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego chronią interesy o charakterze ogólnym, często publicznym, natomiast przeszkody względne chronią interesy indywidualne, których wcześniejsze prawa ochronne mogłyby być naruszone w związku z rejestracją znaku towarowego.

Do bezwzględnych przeszkód rejestracji znaku towarowego zaliczyć należy przede wszystkim:

1) Brak zdolności odróżniającej – tj. cechy pozwalającej na identyfikację i rozpoznanie przez odbiorcę pochodzenia znaku towarowego. W świetle obowiązujących przepisów prawa, aby oznaczenie mogło być znakiem towarowym musi nadawać się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa, a ponadto możliwe powinno być jego graficzne przedstawienie (tzw. abstrakcyjna zdolność odróżniająca). W tym miejscu warto zaznaczyć, że znaki towarowe mogą przybrać różne formy, mogą być zarówno dwu- jak i trójwymiarowe, a także słowne, słowno-graficzne lub wyłącznie graficzne.

2) Brak znamion odróżniających – ma miejsce w sytuacji, w której znaki składają się jedynie z oznaczeń lub wskazówek, które służą w obrocie do oznaczania cech rodzajowych towarów lub innych ich właściwości (takich jak pochodzenie, jakość, ilość czy wartość) albo składają się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.

3) Złą wiarę zgłaszającego – ustalaną w oparciu o brzmienie art. 7 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 – dalej KC), z którego wynika – wiążące także organy administracji publicznej, w tym UPRP – domniemanie dobrej wiary. O ile nie ma podstaw do kwestionowania dobrej wiary zgłaszającego, UPRP nie może niejako z urzędu badać istnienia dobrej lub złej wiary zgłaszającego – w szczególności nie ma uprawnienia, aby zobowiązywać zgłaszającego do wykazania, że dokonał zgłoszenia znaku w dobrej wierze, gdyż naruszałoby to regułę dowodową zapisaną w art. 6 KC. Dobra wiara zgłaszającego może budzić wątpliwości w szczególności w dwóch sytuacjach, po pierwsze kiedy w trybie art. 1526 ust. 3 p.w.p. zostaną wniesione przez osobę trzecią uwagi co do istnienia okoliczności określonych w art. 1291 p.w.p. (tj. przeszkód bezwzględnych), a po drugie w sytuacji w której na skutek obiektywnych okoliczności ekspert UPRP nabierze wątpliwości w trakcie badania zgłoszenia.

4) Sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami – ocena tej przeszkody musi uwzględniać zarówno obowiązujący porządek publiczny (w tym również porządek prawny) ale też obejmuje swoim zakresem również te oznaczenia, które chociaż w swej warstwie treściowej nie są sprzeczne z dobrymi obyczajami, to jednak ich używanie może prowadzić do takiej oceny. Istota tej przeszkody wynika z jednej z podstawowych funkcji znaku towarowy, który rejestruje się w celu używania go w obrocie, dlatego konieczna jest jego całościowa ocena na płaszczyźnie dobrych obyczajów i obowiązującego porządku publicznego.

5) Oznaczenia, zawierające symbole, których używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową – przeszkoda ta obejmuje swoim zakresem m.in. symbole Rzeczypospolitej (w tym godło, barwy lub hymn), ale też symbole (w tym herb, flagę czy godło) obcego państwa. Jednocześnie, warto zwrócić uwagę że przeszkoda ta nie odnosi się do rejestracji symboli jako takich, tylko wyklucza możliwość rejestracji oznaczenia, które mogłoby naruszać uczucia religijne, patriotyczne czy tradycję narodową.

Ponadto, nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli znak ten jest identyczny lub podobny do zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, nazwy pochodzenia, określenia tradycyjnego dla wina lub oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego, których ochrona jest przewidziana na podstawie przepisów prawa i w zakresie w nich przewidzianym.

Względne przeszkody rejestracji znaku towarowego

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej po przeprowadzeniu wyżej opisanego badania, niezwłocznie dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszeniu znaku towarowego, co do którego nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 1291 p.w.p. (tj. bezwzględnych przeszkód rejestracji). W terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego, uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego z przyczyn, o których mowa w art. 1321 ust. 1-3 p.w.p.

Przyczyny te określa się mianem względnych przeszkód rejestracji. Są one badane przez UPRP na wniosek (w postępowaniu sprzeciwowym), w odróżnieniu od bezwzględnych przeszkód rejestracji, które UPRP bada z urzędu.

Do względnych przeszkód odwoławczych należy zaliczyć przede wszystkim:

1) Podwójną identyczność – tj. względną przeszkodę rejestracji, polegającą na zgłoszeniu do rejestracji znaku identycznego ze znakiem wcześniejszym, dla towarów (usług) identycznych do objętych znakiem wcześniejszym;

2) Identyczność towarów (usług) – przeszkoda ta dotyczy wyłącznie towarów (usług) identycznych z objętymi rejestracją (zgłoszeniem) wcześniejszego znaku towarowego, co ważne kategoria ta nie obejmuje swoim zakresem towarów (usług) jednego rodzaju (np. takich, które są do siebie tylko podobne).

3) Identyczność znaków – w przypadku porównywania dwóch znaków należy brać pod uwagę znaki dokładnie w takiej prezentacji, jaka wynika z rejestru, przy analizie tej względnej przeszkody rejestracji nie ma znaczenia okoliczność, jak znaki te są prezentowane w obrocie.
Względne przeszkody rejestracji znaków mają na celu zapobieżenie niebezpieczeństwu wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów jest centralnym pojęciem prawa znaków towarowych. Niebezpieczeństwo to polega na możliwości błędnego, nieodpowiadającego rzeczywistości, przypisania przez odbiorcę pochodzenia danego towaru, ze względu na znak towarowy, przedsiębiorcy uprawnionemu z rejestracji znaku towarowego.

Powyższe okoliczności mają istotne znaczenie już na etapie tworzenia znaku towarowego i powinny być uwzględnione przed wniesieniem do UPRP zgłoszenia rejestracji znaku towarowego. Prawnicy Kancelarii WSKP pomogą Państwu w wypełnieniu dokumentów niezbędnych do zgłoszenia, a także przeprowadzą analizę pod kątem istnienia potencjalnych przeszkód rejestracji projektowanego oznaczenia. Zapraszamy do kontaktu pod adresem [email protected]

7 listopada 2018
Zobacz więcej